文｜张炳楠

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一、引 言

 

原研药企与仿制药企在医药产业内共生和竞争，利益交织的同时也离不开专利战。对此，关于专利申请补交实验数据的争议可见一斑。

 

2017年2月28日，国家知识产权局发布第七十四号令，决定对《专利审查指南》进行修改，其中第二部分第十章（关于化学领域发明专利申请审查的若干规定）第3.5节规定：“判断说明书是否充分公开，以原说明书和权利要求书记载的内容为准。对于申请日之后补交的实验数据，审查员应当予以审查。补交实验数据所证明的技术效果应当是所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的。”最高人民法院2020年4月28日公布的《关于审理专利授权确权行政案件若干问题的规定（一）》（征求意见稿）第十一条拟规定：“药品专利申请人、专利权人在申请日以后提交实验数据，用于进一步证明与说明书中的特定技术效果有关的技术内容充分公开，且本领域技术人员在申请日根据说明书、附图以及公知常识能够确认该技术效果的，人民法院应予审查。药品专利申请人、专利权人在申请日以后提交实验数据，用于证明专利申请或专利具有与对比文件不同的技术效果，且本领域技术人员在申请日根据说明书、附图以及公知常识能够确认该技术效果的，人民法院应予审查。”

 

由于上述规定涉及对医药领域专利申请药效数据披露的要求，并且与公开充分、创造性等审查标准密切相关，因此一经发布，即引发相关主体，尤其是原研药企和仿制药企为代表的利益相关方的关注。各方就上述问题的争议已持续数年：一方面，原研药企为商业竞争和专利权稳定性考虑，期待裁判标准放宽，允许延迟披露核心化合物的部分实验数据。另一方面，仿制药企则担心，放宽裁判标准不仅会增加专利挑战的难度，而且可能有违先申请原则，甚至某种程度上鼓励原始专利申请降低实验数据的信息量，跟进原研药企研发的难度也会提高。

 

如将上述部分争议焦点化繁为简，可以归结为：什么样的技术效果属于本领域技术人员能够从专利申请的原始说明书中能够得到或确认的技术效果；或者，以本领域技术人员的能力，原始说明书的信息提供到何种程度，才能使其得到或确认专利声称的技术效果。

 

二、专利申请中化合物药效的常见撰写形式及其披露信息的差异

 

（一）专利申请对化合物药效的常见撰写形式

 

在药物化合物专利申请中，说明书对于药效数据的描述通常采用如下形式：

 

形式1：说明书公开具体化合物的药效数据

 

此类专利申请说明书记载了已测试化合物的全部或部分活性数据，例如提供实施例化合物的活性表，或描述“实施例化合物的IC50值低于1 nM”。

 

形式2：说明书公开了药效数据，但不公开所针对的具体化合物

 

此类专利申请说明书仅泛泛描述本发明化合物的活性数据，例如“本发明化合物的IC50值低于1 nM”或“本发明优选化合物的IC50值低于1 nM”。

 

形式3：说明书仅公开本发明化合物或某些具体化合物具有某种医药用途，未公开具体的药效数据

 

此类专利申请说明书仅记载“本发明化合物具有优异的抗癌活性”或“实施例化合物具有良好的抗癌活性”，但未提供具体的生物活性数据。

 

（二）撰写形式导致的信息披露差异

 

比较可知，即使以最大的善意推定专利的文字表述，上述撰写形式的不同也会导致其对公众披露的信息存在差异：

 

对于形式1，本领域技术人员阅读说明书后即可获知其活性数据所针对的具体化合物，并判断其药效的优劣；

 

形式2可分为两种情况：如说明书中仅记载了有限个具体化合物，本领域技术人员阅读后通常能够明确其活性数据所针对的化合物。但是，如说明书发明内容涵盖了马库什通式化合物，涵盖了大量化合物的集合，或者说明书用表格形式列举了大量的具体化合物，本领域技术人员阅读说明书后，可能无法确定哪个或哪些化合物具有说明书描述的活性数据。

 

在形式3中，本领域技术人员同样仅能获知说明书涵盖了活性较好的化合物，难以确定哪个或哪些化合物的活性能够达到说明书声称的程度。

 

三、伟哥案的裁判结果对比

 

伟哥专利涉及西地那非等化合物或其药物组合物在制备治疗或预防雄性动物勃起机能障碍的药物中的用途，其在中国的授权专利中仅有一项权利要求，限定了西地那非或其药学上可接受的盐或含有它们中任何一种的药物组合物的医药用途，而在加拿大的同族专利则共有七项权利要求，包括通式化合物和具体化合物的医药用途。

 

该专利在中国曾被12家药企和1个自然人提起无效宣告请求，经历两审审理终结，而在加拿大则遭遇Teva公司的挑战，直至加拿大最高法院作出裁判。下文以伟哥专利在中加两国的无效案为例，探讨两份判决对于上述问题的裁判差异。

 

（一）涉案专利说明书公开的内容

 

涉案的中加两国专利为同族专利，其中本专利说明书对于所涉通式（I）化合物的优选级别分为5级，其中第1-4级均为通式化合物，第5级为“特别优选的个别的本发明化合物”，共9个具体化合物，其中之一为西地那非（即伟哥药物活性成分）。

 

对于所涉及化合物的体外试验数据及相关的技术效果的记载，说明书描述如下：“本发明化合物已在体外作为试验并发现它们是对cGMP有专一性的PDEV酶的很强的选择性抑制剂。……本发明的一种特别优选的化合物对PDEv酶的IC₅₀ ＝6.8 nM，但对于PDE_Ⅱ和PDE_Ⅲ酶只显示很弱的抑制活性，IC₅₀分别为≥100 μM和34 μM。……在鼠和狗内试验的本发明化合物，在最高达3mg/kg 的静脉内（i.v.）和口服（p.o.）这两种情形，均未显示出任何不利的急性毒性的明显迹象。

 

（二）伟哥中国专利（ZL94192386.X，CN1071118C）无效案

● 无效决定（2004年6月28日）观点

 

a. 由于本专利说明书所记载的试验数据有限，而且说明书对于这些有限的数据也没有作出足以认定其具体归属的说明。在此情况下，即使将本专利说明书与本专利所属技术领域的现有技术所公开的内容结合考虑，也依然不能使所属技术领域的技术人员确信本发明的cGMP PDEⅤ抑制剂具有本专利说明书所述的“诱发”“阳痿男性的阴茎勃起”的效果。

 

b. 由于本专利说明书在给出了所述第四级化合物之一对cGMP PDEv 的体外选择抑制活性数据后，没有给出关于该化合物对于阳痿的治疗或预防的进一步的效果，因此，即使结合考虑现有技术的教导，所属领域技术人员也同样不能确信该cGMP PDEv 的选择性抑制剂具有“可以诱发阳痿男性的阴茎勃起”的效果。

 

c. 以马库什通式形式表述的第一级化合物的数目巨大，即使是第四级化合物的数目亦超过了100 种。在此情况下，对于所属领域技术人员而言，根据本专利说明书的教导，从这逾百种化合物中筛选和确认本专利化合物确实具有“可以诱发阳痿男性的阴茎勃起”的效果，不能被认为是无需付出创造性劳动的。

 

故此，合议组认为，根据本专利说明书的记载，所属技术领域技术人员不花费创造性劳动，无法确信本专利化合物具有“可以诱发阳痿男性的阴茎勃起”的效果，在此情况下，所属技术领域技术人员不能相信本专利化合物具有治疗和预防雄性动物勃起机能障碍的效果。

 

● 二审判决（2007年9月7日）观点

 

本专利权利要求中的化合物是说明书中所公开的9个最优选化合物之一。一般情况下，说明书中给出的具体化合物的数据或试验结果是由效果较好的化合物得出的。本专利说明书中给出的“特别优选的化合物”的试验数据和效果描述应属于第五级化合物，本领域普通技术人员能够认为第五级9种化合物都具有大致相同的活性和效果，从而确信本专利的cGMP PDEv抑制剂具有“诱发男性的阴茎勃起”的效果，且不需要进行筛选。因此，本领域普通技术人员确认作为第五级9种化合物之一的权利要求化合物具有说明书所述的治疗效果是合乎情理的。专利复审委员会认为说明书所述治疗效果及试验数据与第五级化合物缺乏关联性应属认定事实有误，本院应予纠正。本案争议专利符合专利法第26条第3款之规定。

 

（三）伟哥加拿大专利（CA2,163,446C）无效案（2012年11月8日）

 

加拿大最高法院对Teva与辉瑞公司就伟哥加拿大同族专利的判决（Teva Canada Ltd. v. Pfizer Canada Inc., 2012 SCC 60 (CanLII), [2012] 3 SCR 625）中，对涉案专利是否满足充分公开的要求提出如下观点：

 

● 事实

 

1994年，辉瑞公司申请了一项专利，其声称对口服治疗ED有效。辉瑞于1998年7月7日获得涉案专利。

 

涉案专利说明书公开：本发明涉及使用“通式（I）化合物”或“其盐”作为治疗ED的药物。权利要求1列出了通式（I）化合物，权利要求2-5涉及通式（I）化合物中逐渐缩小的化合物范围，权利要求5的范围缩小到9种化合物，权利要求6和7分别涉及一种化合物，其中权利要求7涉及伟哥的活性化合物西地那非。

 

在辉瑞公司申请专利时，辉瑞公司进行了试验，证明西地那非对ED有效，但未证明涉案其他化合物都是有效的。虽然涉案专利中描述“其中一种特别优选的化合物能诱导阳痿男性勃起”，但无论说明书和权利要求书均未具体说明西地那非是有效的化合物。

 

● 专利对价（Patent Bargain）

 

通过参考专利制度所依据的基本原则，可以最好地理解本案中的问题。充分公开是专利制度的核心。如果从这个角度来审视问题，则案件将变得更加直接，结论很容易从这一原则中得出。

 

专利制度基于“对价”或交换条件：发明人在有限的时间内被授予一项新的且有用的发明的专有权，以换取发明的公开，从而使公众从这一知识中受益。专利并不旨在因其创造力而获得赞誉或奖项，而是通过在有限的时间内承诺有限的垄断，将对实际问题的创造性解决方案引导到公共领域。

 

因此，为了获得专利垄断，专利申请人必须既要在现有技术的基础上获得进步，又要披露这一进步。否则，这样的垄断无效。在这种情况下，必须根据对价来考虑本案中的问题：公众是否获得了应当用于交换专有排他性权利的对价？

 

● 专利法意义上的公开

 

专利法要求申请人提交包括公开内容和权利要求在内的说明书。申请人必须披露对发明正常实施所必须的一切内容。为了完整，它必须满足两个条件：必须描述发明，并定义其生产或制造的方式。申请人必须定义本发明的性质并描述其实施方式。不满足第一个条件将使其因含糊不清而无效，而不满足第二个条件将使其因公开不充分而无效。说明书必须使得本领域技术人员能够仅使用说明书公开内容中包含的说明进行生产，……并且一旦垄断期结束，就能够如发明人在申请之时那样，成功地使用本发明。

 

● 本发明的内容

 

下级法院混淆了两个原则：其一，权利要求定义了申请人寻求的专有权范围；其二，说明书的内容决定了其公开是否符合要求。当适用第一项原则时，法院将审查权利要求，以确定所要求保护的仅仅是化合物还是该化合物及其盐和同位素。 但是，

 

在这种情况下，如果我们将该说明书作为一个整体加以考虑，就没有什么可支持使用西地那非治疗ED，而不是任何其他声称的化合物。没有一个特定的属性或特征被认为是西地那非将它与其他化合物区分开来。即使我们考虑到西地那非是“特别优选的化合物”这一事实，仍然没有什么能区别于其他8个“特别优选的化合物”。

 

事实上，本专利认为，所有声称的化合物均能有效地治疗ED。说明书记载：“本发明涉及用于治疗阳痿的一系列化合物。出乎意料的是，现已发现这些公开的化合物可用于治疗勃起功能障碍。” 复数“发明（inventions）”并未没出现在涉案专利中。辉瑞公司暗示，本专利中的一项发明是为了遵守公开充分的要求而提出的，随后就本上诉的目的提出每一项要求涉及一项不同的发明，这是不诚实的。如果将本专利视为一个整体，那么只有一项发明：使用这种化合物或这些化合物可以有效地治疗ED。

 

●本专利是否公开充分？

 

本专利说明书中披露的信息使公众无法“与发明人在提出申请时一样成功地利用发明”。原因在于，即使本领域技术人员可以将有效化合物的范围缩小到权利要求6和7中的化合物，也需要进一步测试，以确定这两种化合物中哪一种在治疗ED方面实际上是有效的。正如一审法官指出的：“本领域技术人员需对这两种化合物进行测试，并确定哪一种化合物有效。他必须进行一个小的研究项目，以确定哪一项权利要求是真正的发明。”

 

通过向公众隐瞒唯一有效的化合物西地那非，本专利没有充分描述这项发明。显然，辉瑞公司作出了有意识的选择，不去披露所发现的唯一有效的化合物，而是让本领域技术人员猜测，这违反了公开充分的法定要求。

 

本案的专家证言表明，本领域技术人员没有依据确定权利要求6和7中的哪一项包含有效的化合物。辉瑞自己的专家证人也承认，阅读这项专利的本领域技术人员不知道该研究呈现的哪个化合物对治疗ED有用。

 

在本案中，公众对于充分公开的权利被剥夺，原因在于权利要求书以两个单独保护的化合物结束，从而掩盖了真正的发明。这样的公开未能清楚地说明本发明是什么。辉瑞公司获得了排他性垄断的权利，然而尽管专利法规定了申请人负有公开义务，其仍隐藏了发明内容。就政策和合理的法定解释而言，专利权人不得以这种方式“博弈”专利制度。（As a matter of policy and sound statutory interpretation, patentees cannot be allowed to “game” the system in this way.）

 

四、小结

 

伟哥案在中加两国的证据情况、裁判时间以及法律体系均不同，加之目前无法追溯裁判时的国内和国际环境，故如将两国的判决结果直接进行比较，并不客观。但是，若单纯地以权利要求予以保护、说明书中具体列出了化合物，就必然是说明书实验数据对应的受试化合物为逻辑起点，继而认为本领域技术人员能够确信第五级9种化合物都具有大致相同的活性和效果，事实上降低了对于说明书披露内容的要求，混淆了经审查修改后的权利要求保护范围与判断说明书整体内容是否公开充分之间的区别。

 

上述案件的对比还可以说明，对于本领域技术人员能够从专利申请的原始说明书中能够得到或确认的技术效果，无论其在各国采用何种法律语言体现，也并不存在其他国家可以通过在后随意地补充实验数据来克服公开不充分或创造性问题的“国际惯例”。相反，如在后补充的实验数据与专利申请文件中的描述存在不一致的情形，还应当考量专利权人在知晓法律规定、且申请日之前已掌握实验数据的情况下，使用含混的语言描述药效，而不披露实验数据的本质目的。对此，加拿大判决中关于“说明书必须使得本领域技术人员能够仅使用说明书公开内容中包含的说明进行生产，……并且一旦垄断期结束，就能够如发明人在申请之时那样，成功地使用本发明”的判断标准，以及“专利对价”所呈现的专利契约论体系，应当在公开不充分及创造性的裁判思路中引入。相反，违反诚实信用原则，或者在公开换保护方面玩弄文字游戏，不应是专利法鼓励的行为。

 

追求商业利益本无可厚非，但以目前原研药企对补充提交实验数据等相关问题的热衷程度和游说力度来看，放宽相关法律问题的裁判标准应当慎之又慎。医药行业有着自身的发展规律，转型升级也并非短时间即可实现，以国内医药产业发展为说辞，促进“高级玩家”对专利制度的博弈，未免得不偿失。