知元著述
首页 > 新闻文章 > 知元著述
知元观点|专利审查高速路(PPH)驾驶攻略
发布时间:2020-04-14 17:32:23   点击量:0
​​

 

 

文|黄越

本文约4500,阅读大约需要6分钟

 

要点速览

 

一、在先审查局对权利要求的一项或多项作出可授权/具有可专利性的审查结果时,申请人可以据此向其他在后审查的专利局提出PPH请求,请求加快审查。

 

二、申请人提出PPH请求时应当满足权利要求充分对应性要求。

 

三、获得PPH加快审查仅是加速启动审查程序,并请求在后审查局参考在先审查局已有的工作结果,不代表在后审查局直接承认和接受在先审查局的工作结果。

 


 

当前,为尽可能争取在世界范围内争取知识产权保护,我国已有越来越多的专利申请人通过PCT或巴黎公约途径,向中国域外的国家/地区提出专利申请。根据世界知识产权组织(WIPO)近期发布的数据,2019年中国的PCT申请量首次超过美国,跃居世界第一。

 

由于各国专利审查的程序和效率有所差异,专利申请在进入其他国家或地区后,审查过程往往较为漫长。在实践中,除根据不同国家和地区的规定单独进行加快审查申请外,我国的申请人还可以充分利用中国国家知识产权局(CNIPA)与其他国家/地区专利审批机构的工作成果共享机制,加快向外申请专利的审查进程。专利审查高速路(Patent Prosecution Highway,PPH)是目前较为典型的各国协同加快审查通道。

 

下文从PPH的基本概念、申请要件和程序性要求对PPH进行介绍,以期为我国的专利申请人向外申请专利提供参考。

 

一、何为PPH

 

PPH,是指当申请人在首次申请受理局(OFF)提交的专利申请中所包含的至少一项或多项权利要求被认为可以授权时,可以此为基础向后续申请受理局(OSF)提出加快审查请求。

 

01.PPH的种类

PPH包括常规PPH、PCT-PPH和PPH-MOTTAINAI。

 

常规PPH又包括巴黎公约途径和PCT途径的PPH,是指申请人利用首次申请受理局OFF作出的国内工作结果向后续申请受理局OSF提出PPH请求。

 

PCT-PPH是指申请人利用PCT国际阶段工作结果向有关专利局提出的PPH请求。

 

PPH-MOTTAINAI是在常规PPH的基础上扩展了PPH受理条件,增加了首次申请源于其他局或后续申请受理局率先作出审查结果等情形。例如在中美欧日韩五局基于IP5 PPH提出PPH请求可以包括下述两种情形:(1)申请人在OFF提交申请后,以该申请为优先权先后在其他两个OSF提出相应申请,若其中一个OSF审查确定申请具有可专利,申请人可向另一OSF对相应申请提出加快审查请求;以及(2)申请人在OFF提交申请后,以该申请为优先权在OSF提出相应申请,若OSF审查确定申请具有可专利,申请人可向OFF对相应申请提出加快审查请求。

 

基于中美欧日韩五局的IP5 PPH协议,只要任一一个受理局(OEE)率先作出肯定的审查意见,则可以此为基础向其他受理局(OLE)提出PPH请求。

 

图片来源:CNIPA网站图片来源:CNIPA网站

 

02.PPH的适用范围

全球PPH合作网络如下图所示,已有40个国家/地区加入PPH合作网络,建立了多边或双边合作项目。

 

图片来源:WIPO官方网站图片来源:WIPO官方网站

 

 

目前中国知识产权局正在开展的PPH项目约30个,除下图所示的国家和地区外,2020年4月1日中国国家知识产权局(CNIPA)与挪威工业产权局(NIPO)专利审查高速路(PPH)试点启动,为期三年。

图片来源:CNIPA网站图片来源:CNIPA网站

 

03.PPH的优势和弊端

优  势:

快-申请得到优先处理,审批加快,缩短审查周期。

 

省-向多数局提出PPH请求不需要官费;可减少通知书次数,进而大大减少答复过程中的律师费、手续费等各种费用

 

高-参考先审查局的审查结果,提高审查结果的可预见性。

 

提  示:

在中国或大多数国家提出PPH请求,仅限于加快第一次实质审查意见通知书的发出,不代表加快审查的全过程或者缩短作出最终审查结论的时间。

 

二、PPH的申请要件

 

01.申请的对应关系

只要要求PPH的申请(OLE申请)和作为请求依据的对应申请(OEE申请)应当是满足具有相同的最早日(可以是对应申请的优先权日或申请日)这一条件,要求全部或部分相同的优先权,使二者具有一定关联性即可形成对应关系。可通过常规PPH、PCT-PPH和PPH-MOTTAINAI三种途径建立申请与对应申请的联系。各种派生申请例如继续申请、分案申请、要求本国优先权申请满足相应条件时也可以请求PPH。但是,美国临时申请、植物专利申请、外观设计申请和复审程序中的申请的审查不能适用PPH,也不能作为PPH请求的对应申请。

 

02.对应申请可授权

对应申请的最新工作结果中明确表明了对应申请中至少有一项或多项权利要求是可授权性/具有可专利性,即针对一些权利要求作出了肯定性意见。

 

例如:CNIPA最新发出了“授予专利权通知书”,明确指出了具有可授权的权利要求;或者EPO 审查员针对该权利要求作出了授予欧洲专利之意向的通知书(通知书标题为“Communication under Rule71(3) EPC”);或,EPO 审查员作出的审查意见通知书(Communication from the Examining Division)或其附加文件(Annex to the communication)明确指出该权利要求“可授权/具有可专利”。

 

能够作为对应申请工作结果的类型参见下表。

 

 

对于中间状态的审查意见通知书或者驳回决定作为工作结果的,应当要求该工作结果中针对某些权利要求作出了可授权性意见。

 

如果该工作结果中没有对某些权利要求作出明确意见,则申请人通常应当进行相关解释说明。例如,当以CNIPA的第一/N次审查意见通知书或驳回决定作为工作结果向EPO提出PPH请求时,应当对工作结果进行解释说明,写明“CNIPA审查意见通知书未就某权利要求提出驳回理由,因此,该权利要求被CNIPA认定为可授权/具有可专利性”,并且提供该权利要求相对于CNIPA审查员引用的对比文件具有可授权/具有可专利性的说明。

 

对于WO/ISA、WO/IPEA或IPER的第Ⅷ栏存在审查意见时,如果第Ⅷ栏中的书面意见属于下述情形者,申请人可以向中国国家知识产权局提交PCT-PPH请求: 

 

(1)第Ⅷ栏中的审查意见不涉及向国家知识产权局提出PPH请求所对应的权利要求,或;

(2)第Ⅷ栏中的审查意见仅涉及说明书或附图所存在的缺陷。

 

如果属于第Ⅷ栏存在审查意见的其他情形,则不能依据WO/ISA、WO/IPEA或IPER向CNIPA提出PCT-PPH请求。USPTO和JPO都要求申请人必须说明如何克服了第Ⅷ栏所提出的意见,否则不能请求PCT-PPH。

 

03.权利要求的充分对应

请求PPH的专利申请的全部权利要求应当与作为请求依据的对应申请的可授权权利要求具有相同或更小的范围。

 

如果权利要求保护范围比对应申请可授权的权利要求范围更大,或者引入了新的权利要求,或者改变了权利要求的类型,都将不再满足与对应申请的权利要求充分对应的要求。

 

通常满足权利要求充分对应的情形包括:

 

(1) 每一项权利要求与对应申请的可授权权利要求具有对应关系,保护范围相同;

(2) 权利要求与对应申请的可授权的权利要求相比,增加了新的技术特征,范围更小;

(3) 权利要求整体与对应申请的可授权的权利要求相比,删除了一些权利要求。

 

通常被认为不满足权利要求充分对应的情形包括:

 

(1) 权利要求的范围比对应申请的可授权的权利要求范围更大,例如删除了某些技术特征或者改变了数值范围;

(2) 部分权利要求与对应申请中可授权的权利要求没有对应关系,不存在与之对应的权利要求;

(3) 权利要求引入了新的或者不同类型的权利要求。

(4) 请求PPH的权利要求不满足修改时机。

 

权利要求的充分对应性并不要求权利要求的文字表述完全相同,各国在权利要求充分对应性的要求上也存在差异,应当按照各国专利审批机构指定的要求和流程进行审查。例如USPTO会考虑各国权利要求格式要求不同所带来的差异,要求权利要求OLE申请和OEE申请存在相同或相似的权利要求,或者OLE申请具有更窄的权利要求保护范围。因此,在美国,疾病的治疗方法属于专利保护客体,那么申请人可以考虑将在中国获得授权的瑞士型用途权利要求修改为治疗方法的权利要求,向USPTO提出PPH请求,但需要在请求文件中详细说明和解释权利要求与OEE申请的权利要求具有相似的保护范围,满足充分对应性。但是,新的权利要求类型是不被接受的,例如OEE申请仅包含与产品制造过程有关的方法权利要求,那么任何产品权利要求都被认为是不符合权利要求对应性要求的,即使该产品就是限定为该方法所制备出来的产品。

 

在实践当中,CNIPA对于权利要求的充分对应性采取较为严格的审查标准,如果以美国获得授权的疾病治疗方法的权利要求为依据,修改为相应的瑞士型用途权利要求向CNIPA提出PPH请求,则可能被认为不符合PPH申请权利要求充分对应的要求而不能加快审查。

 

三、程序性要求

 

01.提出PPH请求的时机

各国对于提出PPH请求的时机规定有所不同,通常应当至少在发出第一次审查意见通知书/检索意见之前提出PPH请求。如果已经发出第一次审查意见通知书或检索意见,表明审查员已经开始对该申请进行审查,并已经就申请提出意见,申请人也就失去了请求加快进程和参考在先结果的机会。

 

IP5五局请求PPH的时机可参见下表。

 

02.提交文件

(1)PPH请求表(含权利要求对应表):目前已有19个国家/地区采用PPH通用表格模板,包括中国、欧洲、瑞典、芬兰、奥地利、以色列、匈牙利、西班牙、葡萄牙、挪威、澳大利亚、美国、俄罗斯、加拿大、丹麦、英国、韩国、日本、埃及等19个国家和地区的PPH参与局采纳,但各国仅保留相似的样式和表项,采用不同的语言版本。

 

权利要求对应表中,应当对本申请权利要求和对应申请的权利要求的对应性关系进行说明。仅两项权利要求在文字和实质内容上完全相同时,才可以在表中注明“完全相同”;如果权利要求存在差异,包括是文字上的微小差异,均需要详细说明其差异并解释两个权利要求的充分对应性。两件申请中引用关系如果发生了变化,也应当进行说明和解释。

 

(2)其他文件:对应申请的审查意见通知书/审查结果及其中/英文译文;对应申请可授权的权利要求副本及其中/英文译文;对应申请的审查员引用的非专利文献副本。引用的专利文献不必提交,但如果CNIPA系统中没有这些引用的专利文献,应审查员要求,申请人必须提交这些专利文献。申请人不需要提交引用文件的译文。

 

需要注意的是,所有文件应当在提出PPH请求时一并提交,不得后续补交。

 

 

(3)提交形式与费用:大多数国家提出PPH请求可采用电子形式提出,不需要缴纳官费,但少数国家例如韩国仍需要缴纳官费。

 

 

03.审批与结果

PPH请求的受理局在收到申请人的PPH请求后,将作出是否给予PPH下加快审查状态的决定。

 

以CNIPA为例,在收到PPH请求后,如果CNIPA决定批准PPH请求,申请将被给予PPH下加快审查的特殊状态;如果请求存在缺陷,CNIPA将视情况给予申请人一次补正的机会,补正克服缺陷后有可能得到批准。补正的情形包括:PPH请求的必要附件的译文表达不清楚导致无法理解;审查员要求提交对应申请的工作结果引用的专利文献;或者对于IP5常规PPH、除中俄外的PCT-PPH,无法通过文件访问系统查询对应申请的审查意见通知书副本及译文,和/或具有可授权性的权利要求副本及译文,需要申请人补交的。如果PPH请求未被批准,申请人可以再次提交一次PPH请求,但第二次请求仍应当满足PPH请求的提出时机。如果两次请求均未获得批准,申请将按照普通程序进行审查。

 

进入PPH加快审查的状态后,专利申请人仍可以依据专利法实施细则第51条进行主动修改,但是此时的修改仍需要满足PPH对于权利要求充分对应的要求。在审查员发出审查意见通知书后,针对审查意见的修改则不需要再考虑PPH的要求。

 

需要注意的是,PPH仅仅是启动加快审查程序,并且再后审查局将充分考虑在先审查局的检索结果和肯定性结论,一定程度上提高审查结果的可预见性。但是PPH并不是各国互相承认审查结果的机制,批准PPH请求并进入加快程序并不意味着在后审查局必须作出和在先审查局工作结果完全相同的决定。各国的专利审查员仍有权按照本国专利法对专利审查进行全面审查甚至进行补充检索,作出审查决定。

 



 

参考文献

 

1.IP5 PPH指南,http://www.cnipa.gov.cn/ztzl/zlscgslpphzl/pphzn/1144975.htm

2.https://www.wipo.int/pct/en/filing/pct_pph.html

3.https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/global-ip5.pdf


​​​​

 


上一篇:知元观点|英国脱欧对于欧洲专利、外观和商标的影响
下一篇:知元观点|美国专利制度中的“最佳实施例”--前世与今生

版权所有 © 2023 北京知元同创知识产权代理事务所  京ICP备19046521号-1         免责声明 | 隐私保护声明