知元著述
文｜田芳
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从“最佳实施例”原则的历史变革可知，2011年专利改革法案，改变了“最佳实施例”原则在专利诉讼中的地位和运行方式。在专利申请时，发明人仍必须披露该发明的最佳实施方式，审查员依然要审查专利申请是否满足该项要求，如不满足，则无法获得专利授权；但是在专利诉讼中，被控侵权人不再能通过指控权利人未能披露最佳实施方式，从而主张专利无效来进行侵权抗辩，可见是否满足“最佳实施例”要求不能在授权后为公知所监督和异议。
虽然目前美国专利法已经放弃了“最佳实施例”原则在专利诉讼中的地位，但是该原则仍然具有重要的法律意义，其是对专利基本制度“公开换取保护”的最好诠释。最佳实施例的披露，有助于相关领域技术人员能够迅速的学习发明技术中的精髓，防止其获得专利的同时隐藏其偏好或者更有价值的发明实施例，从而获取专利和商业秘密双重权利的保护。
1.案例介绍
本案例是笔者作为无效请求人代理方的一件专利确权程序案件。涉案专利保护一个具体的药学活性化合物。我方检索到的证据1是涉案专利的系列申请，其公开日早于涉案专利的申请日。证据1披露了与涉案专利相同药效、相同母环结构的马库什化合物，实施例记载了几十个具体化合物的制备例和几个具体化合物的药效学实验数据。其中记载在上述制备例，但无药效学实验数据的化合物A与涉案专利保护的具体化合物结构最为接近，其区别仅在于前者少一个本领域常规的取代基团。因此我方将化合物A认定为最接近的现有技术。
然而在证据1中记载了如下一句话：实施例B、C、D、E、F是本发明优选的化合物，特别是实施例B、C、D的化合物，特别是实施例C。
由证据1上述披露的内容，可以预见专利权人的抗辩理由之一是：请求人认定的最接近现有技术—化合物A，并非是证据1优选的化合物，本领域技术人员在证据1披露的如此众多的化合物中，并不会关注化合物A，更不会在化合物A的基础上修饰其结构改进其效果。
尽管我方认为上述抗辩理由从专利法法理上分析并站不住脚，但仍然想要从证据1披露和教导的内容下手，研究最接近的现有技术-化合物A，在证据1中的地位和效果到底如何。
而后，我方检索到证据1的同族专利证据2，证据1是涉案专利的专利权人的一件PCT申请的国际公开文本，证据2是相同发明人就相同发明内容，单独在美国提交申请的授权文本，其授权公告日是2000年。
与证据1不同，证据2记载了全部制备例（包括化合物A）的药效学实验数据，而不是其中的几个具体化合物，并且证据2中也没有记载 “实施例B、C、D、E、F是本发明优选的化合物，特别是实施例B、C、D的化合物，特别是实施例C”这句话。从证据2记载的药效学实验数据可知，最接近的现有技术化合物A与证据1强调的最为优选的化合物C相比，化合物A的药效至少与化合物C相当，甚至可以说更好。
为何同一申请人、发明人，在PCT国际公布文本（证据1）中记载的内容会与单独的美国申请（证据2）不相同。作为旁观者，从证据1、证据2和涉案专利的关联就可以事后发现，证据1中不优选的化合物A，正是发明人进一步的研究对象，在化合物A的基础上得到了涉案专利的最具应用前景的化合物。显然，不论是有意还是无意，在PCT国际公布文本中隐瞒了发明人的一些发现和研发思路。
这一系列的专利布局、撰写策略，值得我们学习的地方很多，但是作为证据1和证据2撰写内容差异的客观原因之一是，美国专利制度中的“最佳实施例”原则。
2.“最佳实施例”在美国专利制度的历史与变革
01.“最佳实施例”要求的概念
美国专利法35 U.S.C. 112(a)规定：说明书应当阐述发明人或参与发明人所认为的发明最佳实施例。
上述规定要求专利说明书必须披露发明人在发明专利时，发明人所认为的最佳实施例。其目的是要求发明人进行完全事实（Whole Truth）之披露，防止其获得专利的同时隐藏其偏好或者更有价值的发明实施例。部分学者指出，最佳实施例原则是“美国专利法的关键”，其强制要求从发明人的角度披露发明内容的最核心信息。
专利制度最基本的核心是“独占”与“公开”，这分别代表了权利与义务的两面。将其技术“公之于众”以换取一段时间内排他性的“独占”，从而使社会公众通过正常渠道获得专利技术，在此基础上进行研究，进而促进科学和技术的发展。而“最佳实施例”原则是对这一制度最好的诠释。商业利益面前，人类都有保守秘密而仅仅告诉他人“非最佳实施例”的天性，若无“最佳实施例”的规定，则发明人将被允许获得专利垄断权的同时将其发明核心作为商业秘密保护起来。
02.“最佳实施例”要求的发展历史
1870年美国专利法案，立法史上第一次使用“Best Mode”即最佳实施例这一措词；首次表明，要获取专利权，必须披露“最佳实施例”。但其仅限于机械发明。
1952年美国专利法案， 将“最佳实施例”要求扩展到一切专利之中，不限于机械发明；在专利法第112条规定，专利说明书“必须指出发明人认为实施其发明的最佳实施方式”。另外，在专利法第282条对侵权抗辩事由进行了规定，如专利因未能满足第112条规定可被无效。
2011年美国专利改革法案，保留了第112条的“最佳实施例”要求，但同时修改第282条，不满足披露最佳实施例的要求不再是对专利取消、宣告无效或不可实施的理由。
从上述关于“最佳实施例”的历史变革可知，2011年专利改革法案，改变了“最佳实施例”原则在专利诉讼中的地位和运行方式，在专利申请时，发明人仍必须披露该发明的最佳实施方式，审查员依然要审查专利申请是否满足该项要求，如不满足，则无法获得专利授权；但是在专利诉讼中，被控侵权人不再能通过指控权利人未能披露最佳实施方式，从而主张专利无效来进行侵权抗辩，可见是否满足“最佳实施例”要求不能在授权后为公知所监督和异议。
03.“最佳实施例”原则的修改原因
2011年的专利改革法案之所以根本性的修改了“最佳实施例”原则，是基于其支持者提出的如下主要理由：
（1）世界专利体系的“融合”。除美国外，其他主要知识产权国家和组织，例如中国、日本、欧洲、韩国等等，都无这一规定，如国外申请为了获得美国专利保护，就不能是与其他国家一样的申请文本，还需考察、修改申请文本，以确认是否包括最佳实施例。
（2）过于主观性的法律认定。在诉讼中如何认定“最佳实施例”，决定于申请日时，即若干年前的事实和发明人的思想，其举证难，认定边界不清晰，更多的要诉诸于对人思想的考量而非技术。
（3）昂贵的诉讼费用。对侵权诉讼的被告方来讲，提出最佳实施例要求抗辩是较为容易的，而在调查发明人在申请专利时的意图和想法，导致调查取证权的滥用，显著增加了诉讼费用。
（4）“最佳实施例”的时效性。在专利申请时，发明人认为的最佳实施例，经过技术革新的若干年检验，在诉讼时甚至在授权时，很有可能是被淘汰的方案，如以因未披露可能被淘汰的“最佳实施例”将专利无效，显然破坏了该原则的立法本意。
（5）无助于有效的专利披露。可实施性原则已经足够保证对于专利“公开”义务的要求，其他没有“最佳实施例”要求的国家，也同样取得了高水平的科技进步。
除了上述可明说的理由外，笔者认为还有不可言明的原因。例如, 美国专利法对“最佳实施例”的要求，更多的是考虑社会公众的利益，强迫要求发明人披露发明核心方案，而美国专利的最主要申请主体仍然是美国企业或个人，而美国在全球各领域的技术先进水平，足以使其他国家的竞争对手或科研人员获得不对等的因“最佳实施例”原则的优惠福利，显然这不符合国家利益。
3.“最佳实施例”的法律意义
尽管修改“最佳实施例”原则的支持者给出如上众多的修改理由，但仔细分析并非都合理。实际上，笔者认为，“最佳实施例”原则的确能更好的促进科技进步，平衡好“公开”和“独占”这一义务与权力的对等。从笔者开篇引用的案例就可以说明这一问题。证据1和证据2是同一发明人针对同一件发明向不同国家和组织的专利文本，因美国“最佳实施例”要求，证据2公开了每一个化合物的药效学数据，尤其是公开了与证据1声称的优选化合物C相当甚至更好的化合物A。如果本领域技术人员仅看到了证据1，大概率会围绕化合物C进行深入研究，而如果看到证据2，则会更容易想到针对化合物A进行研发，从而获得更具市场前景的涉案专利中的具体化合物。可见，最佳实施例的披露，有助于相关领域技术人员能够迅速的学习发明技术中的精髓，真正得益于专利制度的“公开”这一特征。
目前，美国专利法在修改之后，虽然“最佳实施例”原则仍然在授权前被审查，但因在授权程序中对“最佳实施例”的审查并不容易，而“最佳实施例”原则在确权程序中已经毫无地位，其丧失了在专利授权后程序中的震慑作用，降低了发明人隐藏发明核心的法律风险，导致专利披露质量的下降，从而使社会公众不易从专利披露中了解、掌握发明人的研发构思和想法，影响站在“巨人肩膀”上的技术进步。
另外，一直以来专利与商业秘密是知识产权保护中相互排斥而互不兼容的两种手段。然而，“最佳实施例”原则的放弃，意味着这两种权利从泾渭分明变得交织不清。原本只能以商业秘密保护的技术，现在同样可获得专利权的双重保护，显然这样的情形并不符合“公开换取保护”的专利基本制度。
据了解，在美国专利法修改之前，仍然有20多个国家要求发明人披露最佳实施例，而且在美国本土，仍然有许多反对者不支持修改该原则，例如仿制药企业。正如本文开篇引用案例，一项药学活性化合物，必然是经过高通量化合物筛选和进一步的结构修饰改造，从而符合药效学、药代药动学等方面的要求。如果在前期化合物筛选过程中，明示“最佳实施例”，这对于后续公众对该领域的研究将非常有利。相反，如果前期化合物筛选专利申请写的云山雾罩、不明方向，许多并未在申请日前研究过的化合物混杂其中，干扰视线，那么发明人不仅获得了20年的专利独占期，从某种意义上讲，更是从隐瞒“最佳实施例”中获取更久时期的垄断权。诚然，药物原研企业付出巨大人力和成本完成一项药物发明，但是这一贡献绝不应当作为隐瞒发明核心内容的借口，从而更明显的拉大行业内垄断企业与中小型企业的差距。
结束语
虽然在美国专利制度中，“最佳实施例”原则已被修改，降低了其原有地位，但笔者认为，这一原则的确是平衡专利制度中权利和义务的方式之一，期望在未来全球专利制度的发展过程中，这一原则能再次走进学者、立法者的眼中。
参考文献：
从美国专利改革看最佳实施例要求的价值与未来，黄玉峰等，华东政法大学。
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