文｜梁田

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美国国际贸易委员会（International Trade Commission, ITC）享有对被控违反根据美国《1930年关税法》（Tariff Act of 1930）337节（简称“337”条款）及相关修正案的行为进行调查的权利。而337调查的目的通常是禁止进口产品和进口后在美国销售产品中的不公平行为及不公平措施。因而，美国知识产权所有人——主要指专利权人——针对进口侵权产品，可以运用337调查来保护他们的权利。337调查被国际贸易专家认为是企业阻止竞争对手产品进入美国市场的最经济、最省时的法律途径，337调查也是中国企业走出国门进入美国市场需要打破的第一道知识产权壁垒。

 

2019年11月6日，ITC启动了对17家中国企业的337调查。这是自2010年以来中国企业在美国遭遇的第222起337调查，而对中国企业的调查占到了同期总调查数的46%。

 

2020年开始，美国已经提出11件337调查：

 

 

笔者针对上述11项诉讼中的4件涉及的专利进行了分析和统计。需要说明的是，最新的337调查信息中，暂时不能直接查询到申请书，不能直接获取起诉所使用的专利。然而，大部分337调查均同时伴随着地方法院的民事诉讼，而且提出时间、起诉人、侵权证据和涉及的专利一般情况下是一模一样的，因此笔者以请求人/原告角度，核实了民事诉讼起诉书中涉及的专利。

 

 

统计发现，337调查中相当数量的专利利用了临时申请、部分延续案等专利制度。

 

 

基于此，笔者针对这些相关信息简要介绍美国的专利申请制度。

 

 

一、如何识别临时申请、延续申请和部分延续申请

 

我们可以在专利授权公告文本上看出相关信息，以US9020320为例，其首页记载了如下信息：

 

 

根据该专利的著录项目第63项的记载可知，该专利是申请号为12/819801（现已放弃）的延续申请，12/819801又是12/323415的部分延续申请。根据著录项目第60项可知，该专利同时还是临时专利申请61/218880、临时申请61/190，538和61/196，068的正式申请文件。

 

二、什么是临时专利申请[1]

 

美国在1995年6月开始实施临时专利申请制度。临时申请对于申请人最有利之处在于可以提早建立专利的优先权日期 (Priority Date)，这有点类似于中国的优先权制度，但并不尽相同。临时专利申请与非临时专利申请(Nonprovisional Patent Application，即正式专利申请) 的主要区别如下:

 

01、在内容上不同

一件正式的专利申请文件，通常包括与在先技术的比较，详细的发明描述与实施例，可以辅助了解发明的图表及权利要求项 (Claim) 等等。在格式上也需要符合专利法的规定。反观临时专利申请，在格式与发明的描述与实施例上并无特殊限制，权利要求项也可以省略，在准备上节省许多时间。

 

02、在申请费用上不同

在申请费用上，以small entity来说，正式申请的申请费为730美元，临时专利只需要130美元。以一件正式专利申请文件来说，因为要做现有技术(Prior Art)检索，还要考虑发明的完整性，与在先技术的区别及权利要求项的保护层面等等因素，专利律师或是专利代理人需要花费较多的时间来完成，例如30-40个小时。但如果是临时专利，通常时间会短很多，例如8-10个小时。如此在律师费方面就可以节省很多。

 

03、时间要求不同

除非申请人向专利局申请不公布专利申请，一般正式专利申请在申请日18个月后将会由专利局公布 (Publish) 其内容。但是临时专利在其有效期一年之内专利局并不会公布申请临时专利，在一年之内申请人将临时申请转换成正式申请，否则临时申请会在一年到期后失效(Expired)。而转换成正式申请之后，正式申请的有效申请日 (Effective Filing Date)将为临时申请的申请日。也就是说，在不脱离临时申请的内容范围内，申请人在这一年中所研发的新成果，将可以享受临时申请的优先权日期 (Priority Date)。此项优势已为许多发明人或企业作为策略性的运用。

 

再者，如果在临时申请中提及的技术或产品经过一年的测试期后，发现并没有预期中的前景或市场价值，或是技术经过一年的发展发现不可行，申请人可以放弃申请正式申请。

 

三、延续申请、部分延续申请和分案[2]

 

首先，由于中国没有美国专利法中的延续申请、部分延续申请制度，而Continuation Application被翻译成连续申请、延续申请、接续申请、延续申请等多种不统一的形式。

 

Divisional Application（分案申请，DA），DA通常是Restriction Requirement的结果【笔者注：即RR通知书，类似于中国的单一性通知书】。但在某些情况下，可以有效利用分案制度将需要争取的各权利要求尽可能在母案里予以申请，从而可以利用Restriction Requirement来规避obviousness type double patenting（是指两个发明相比不具有专利性上的新颖性和创造性上的区别）。这一重复授权在中国专利法中并无相应的规定制度【笔者注：中国法的重复授权是指两项专利/申请中有两个相同保护范围的权利要求】。还需要说明的是，DA的权利要求应该是原权利要求书中记载的权项或者是根据说明书记载的内容新增的权项。DA的说明书基本上不能改写，通常都是提交原说明书，也可以在删掉一些不相关的段落后再提交。DA不能添加超过母案公开范围的内容。分案申请的这一规定和中国专利法并无差别。

 

Continuation Application（延续申请，CA）,一般理解为，如果申请人认为母案的权利要求没有包含所有发明，申请人可以通过Continuation来继续要求余下的发明。

Continuation的权利要求可以和母案重叠。例如，为了得到快速授权，申请人在母案里重点争取范围小的权利要求，然后递交CA来争取更大的保护范围。该情形下，通常申请的说明书和母案相同，请求保护的技术方案应得到母案公开内容（说明书、权利要求书、附图）的支持。而此时，其权利要求可以是未曾出现在母案的权利要求书中而仅记载于说明书中的技术方案。此外，做CA的时候，也可以在不超出母案解释范围的前提下改写说明书。这通常用于母案没有写好的情形下（例如，原本代理人写得不好，或翻译有问题等）。

 

CA和DA在申请方式上大致是相同的，主要是适用的时机不同。

 

Continuation-in-part（部分延续申请，CIP），一般认为，应慎重使用CIP，因为新加入申请文件的内容存在因主题未在母案记载而不享有母案的优先权，但是专利有效期从母案的申请日起算，对于后引入的技术方案会缩短其专利保护期。但CIP比较直接的好处是可以解决母案记载不明确或无法支持请求项范围等缺陷。此外，CIP可以加入新的权利要求项，但该权利要求的审查基准日以CIP案的申请日为准。一般认为，CIP最好在母案公开前提出，如果是在母案公开后才申请的，母案可以作为CIP的现有技术，从而影响其新颖性和创造性。

 

我们也注意到，申请人通过不断地提交CA或CIP，会让系列后续案件之间的关系变得很复杂，提升竞争对手挑战无效的难度。不过对于这类案件，近来USPTO和法院已经开始要求申请人说明每一个权利要求最早可得到支持的案件与申请日等信息，以利判断可专利性。

 

为了容易查看，笔者将上述内容与中国专利操作事务中的对应程序进行了对比并制作了表格，需要强调的是，它们并不严格对等，仅供参考：

 

 

小 结

 

上面简要整理的部分337调查中的专利所体现出来的特色，通过对这些信息的分析，有助于国内企业在监控竞争对手的专利情况时，以及在美国申请专利时，会注意到中美之间的不同，并善加利用，例如熟悉CIP制度，将在一定程度上避免损失，同时对自己权益形成有效保护。

 

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参考文献：

[1]https://www.chineseinla.com/f/page_viewtopic/t_816925.html

[2]https://bbs.mysipo.com/thread-107456-1-1.html

[3]美国ITC官网https://www.usitc.gov

[4]中国贸易救济信息网http://cacs.mofcom.gov.cn/cacscms/view/notice /ssqdc