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案例一：“东风”柴油机贴牌加工商标侵权纠纷案
案号：常州中院（2014）常知民初字第1号
江苏高院（2015）苏知民终字第00036号
原告：上海柴油机股份有限公司
被告：江苏常佳金峰动力机械有限公司
【基本案情】上海柴油机股份有限公司（以下简称上柴公司）在柴油机等商品上注册了“东风”图文组合商标，2000年，上述商标被认定为驰名商标。
2013年10月1日，江苏常佳金峰动力机械有限公司（以下简称常佳公司）与印尼PT ADI公司签订委托书，即PT ADI公司以“DONG FENG（东风）”商标持有人的身份委托常佳公司以该商标生产柴油机及柴油机组件，出口后仅可以在印尼销售。印尼PT ADI公司是一家在印尼注册成立的公司，其于1987年1月在印尼注册“东风 DONG FENG”商标，核定于柴油发动机等商品上。
2013年10月8日，常佳公司向常州海关申报出口柴油机配件，运抵国印尼，该批货物上的标识与上柴公司涉案商标相同，与印尼PT ADI公司的商标亦相同。上柴公司主张常佳公司未经其许可，在柴油机等同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，构成商标侵权，遂向法院提起诉讼。
【法院认为】虽然常佳公司的行为属于涉外贴牌加工行为，但常佳公司系明知上柴公司涉案“东风”商标为驰名商标，仍然接受境外委托，在被控侵权产品柴油机及柴油机组件上使用与上柴公司“东风”商标相同的商标，未尽到合理注意与避让义务，实质性损害了上柴公司的利益，侵犯了上柴公司注册商标专用权。
第一，上柴公司的涉案“东风”商标历史悠久，经过其长期使用，已经被认定为驰名商标。而印尼PT ADI公司在印度尼西亚注册中文“东风”商标的时间为1987年，晚于上柴公司“东风”商标在我国首次注册的时间以及“东风”牌柴油机出口印度尼西亚的时间。
第二，印尼PT ADI公司注册“东风”商标不具有正当性。印度尼西亚使用的官方通用语言为印度尼西亚语，但印尼PT ADI公司却在“东风”牌柴油机早在上世纪60年代即进入印度尼西亚市场后，于1987年在印度尼西亚注册与上柴公司“东风”商标相同的商标，即以中文“东风”与汉语拼音“dong feng”为主要部分，其注册明显不合理。其返回中国委托贴牌生产，且贴附与上柴公司“东风”商标相同的商标，明显给上柴公司造成实质性损害。
第三，常佳公司作为接受印尼PT ADI公司委托贴牌生产的国内加工商，应当知晓上柴公司涉案商标系驰名商标，也应当知晓上柴公司与印尼PT ADI公司就“东风”商标在印度尼西亚长期存在纠纷，且其曾经承诺过不再侵权，但其仍受托印尼PT ADI公司贴牌生产，未尽到合理注意与避让义务。
综上，常佳公司的行为侵犯了上柴公司的注册商标专用权，应承担停止侵权、赔偿损失等民事责任。考虑到常佳公司所获取的利润仅仅是加工费、常佳公司生产的被控侵权产品全部出口至印尼，未在我国市场上销售，对上柴公司的国内市场份额未产生影响等因素，最终法院判决常佳公司停止侵权、赔偿损失10万元及为制止侵权行为所支付的合理开支。
【典型意义】近年来，涉外贴牌加工行为是否构成商标侵权一直是知识产权诉讼领域中的热点与难点问题，司法实践中存在侵权与不侵权两种完全不同的裁判尺度。本案通过梳理在先判决，确立并完善了此类案件应当采用“必要审查注意义务+实质性损害”的裁判标准，同时针对目前涉外贴牌加工业务的现状，提出对涉外贴牌加工业务纠纷的解决，特别是法律适用及司法政策的确定，不仅要以我国现行商标法为依据，同时还要充分考虑推动国际贸易发展的现实需求，倡导诚信的商标注册氛围，遏制恶意抢注行为的发生，充分平衡国内商标权人、国内加工企业与境外商标权人或商标使用权人的利益。基于对国际公约、我国相关法律法规以及我国现阶段经济社会发展现实需求的考量，根据不同情形个案认定涉外贴牌加工行为是否构成商标侵权，更加符合我国经济社会发展的实际，这既可以保护正当的涉外贴牌加工国际贸易行为，又能够有效防止境内外恶意抢注他人具有一定影响商标特别是驰名商标的不诚信行为的发生。本案入选上海知识产权研究所主办评选的“2015中国十大最具研究价值知识产权裁判案例”。
*本文仅供参考，不代表知元观点。
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